Un concurrent a volé votre nom de domaine ? Le régime des marques de commerce pourrait s’avérer la solution pour le récupérer.

Le 30 avril 2020, la Cour Supérieure du Québec, sous la plume de l'Honorable Florence Lucas, j.c.s., rendait un jugement important en matière de marques de commerce et de noms de domaine dans l'affaire 9036-4316 Québec inc. (f.a.s.n. Cabanons Mirabel) c. Cabanons Fontaine inc.  La Cour supérieure a (i) reconnu que l'appropriation de noms de domaine comportant une marque de commerce d'un concurrent peut constituer de la concurrence déloyale et (ii) a ordonné, sans frais, le transfert des noms de domaine usurpés au véritable propriétaire.

Les faits dans cette affaire étaient les suivants. 9036-4316 Québec inc. exploitait une entreprise de vente de cabanons depuis plus de 30 ans sous le nom et la marque de commerce d'usage " Cabanons Mirabel ". Cette marque de commerce n'était pas enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Par ailleurs, depuis 2001, Cabanons Mirabel utilisait le nom de domaine www.cabanonsmirabel.com pour promouvoir la vente de ses produits.

En février 2017, un compétiteur, Cabanons Fontaine, enregistra les noms de domaine www.cabanonmirabel.com, www.cabanonsmirabel.ca et www.garagescabanonsmirabel.com. Ces noms de domaine enregistrés par Cabanons Fontaine n'avaient aucun contenu, mais redirigeaient sur le site internet de Cabanons Fontaine, soit www.cabanons.com. Ces noms de domaine étaient ainsi utilisés comme référencement naturel afin que les consommateurs qui tapent les mots " cabanons " et " Mirabel " sur un moteur de recherche internet tel que Google soient dirigés sur le site internet de Cabanons Fontaine (www.cabanons.com).

Or, la cour a conclu que cette pratique de la défenderesse constituait un acte de commercialisation trompeuse au sens de la Loi sur les marques de commerce en ce qu'elle emportait confusion avec la marque de commerce " Cabanons Mirabel " et causait de la concurrence déloyale à la demanderesse.

Certains éléments nouveaux ou marquants de cette décision méritent d'être abordés.

D'abord, la cour a retenu que les mots " Cabanons " et " Mirabel ", bien que génériques, descriptifs et peu distinctifs, peuvent, lorsque juxtaposés, se voir conférer une protection importante à titre de marque de commerce de common law (non enregistrée). Pour arriver à cette conclusion, la cour a notamment considéré que la marque de commerce " Cabanons Mirabel " était utilisée depuis plus de 30 ans et quelle avait acquis une notoriété sur la Rive-Nord de Montréal.

Ensuite, ce jugement établit clairement que le simple fait d'employer un nom de domaine comportant la marque de commerce d'autrui pour rediriger le trafic vers un autre nom de domaine constitue un " usage ", consistant en une action en commercialisation trompeuse. La cour en arrive à cette conclusion malgré le fait qu'il a été mis en preuve que Cabanons Fontaine ne faisait aucune publicité en mettant en avant plan la marque de commerce " Cabanons Mirabel ", que les noms de domaine litigieux ne renvoyaient à aucun site web à contenu et arborant l'expression " Cabanons Mirabel " et que ces noms de domaine existaient simplement pour des fins de référencement naturel sur les moteurs de recherche.

Pour la Cour supérieure, la confusion existe dès qu'un consommateur exerce son choix de cliquer sur l'hyperlien correspondant aux noms de domaine en litige et qu'il est redirigé sur le site internet de Cabanons Fontaine.  Le fait que le consommateur, une fois sur le site web de Cabanons Fontaine, peut ne plus être confus, puisqu'aucun élément ne l'amène à croire qu'il est sur le site de la demanderesse, n'est pas pertinent.

Enfin, la Cour Supérieure a également fait droit à la demande de Cabanons Mirabel d'ordonner le transfert sans frais par Cabanons Fontaine des noms de domaine litigieux à Cabanons Mirabel en vertu des larges pouvoirs que lui confère l'article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce. Bien que quelques décisions de la Cour fédérale aient interprété les pouvoirs conférés par la Loi sur les marques de commerce afin de faire droit à ce remède, il s'agit là, selon nous, d'une première décision en ce sens par un tribunal québécois.

Conclusion

Plus que jamais, à l'heure du marketing web sophistiqué et de la mise en place de stratégies complexes de type "Google Ads", l'utilisation de noms commerciaux, de marques de commerce et de noms de domaine appartenant directement ou naturellement aux concurrents s'apparente bien souvent comme étant dérèglementée.

En effet, en l'espace d'à peine une décennie, un fossé semble s'être creusé entre les régimes de protection offerts en vertu de la Loi sur les marques de commerces et la réalité du web. Toutefois, l'affaire Cabanons Mirabel nous rappelle que le web n'est pas un univers assimilable à celui du  far west et, surtout, que " tous les coups " ne sont pas permis.

L'affaire Cabanons Mirabel démontre également l'importance de bien préserver et d'archiver toute forme de preuve d'utilisation d'un nom commercial et d'une marque de commerce, sur tout format (papier, web, radio, télévision, etc.) En l'absence d'un enregistrement de marque commerce, cette preuve sera plus que fondamentale au succès de la cause d'action de la partie demanderesse.  Enfin, cette affaire nous rappelle qu'une marque de commerce descriptive ou générique n'est pas pour autant dépouillée de toute protection, au contraire.

Dans cette affaire, Me Marc-André Nadon et Me Jean-François Carrier ont représenté la partie demanderesse, Cabanons Mirabel. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe de professionnels chevronnés pour vos dossiers de litige en propriété intellectuelle.

Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc., 2020 QCCS 1419

• https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs1419/2020qccs1419.html?autocompleteStr=cabanon&autocompletePos=1