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octobre 2017
PFD | Propriété intellectuelle

Le choix d'une marque de commerce n'est pas uniquement une question de marketing

Par Josée Tourangeau Avocate

Une marque de commerce, en plus d'être attrayante, doit jouer le rôle d'indicateur d'une source unique pour les produits ou services pour se voir attribuer sa pleine valeur. Avant de choisir une marque de commerce (soit un nom, un logo ou tout autre signe) pour faire la promotion de vos produits ou de vos services, plusieurs aspects doivent être pris en considération.  

Au Canada, il est toujours préférable d'enregistrer une marque de commerce pour bénéficier d'une protection légale maximale. Or, la Loi canadienne sur les marques de commerce prévoit que certaines marques de commerce ne sont pas enregistrables.

Voici cinq aspects importants à considérer dans le choix d'une marque au Canada :

  1. Originale

Une marque de commerce devrait idéalement être courte et facile à lire, à épeler et à prononcer de manière à ce que l'on puisse se la remémorer sans trop de difficulté. Il vaut mieux opter pour une marque constituée d'un mot inventé ou "?fantaisiste?" plutôt que de termes tirés du vocabulaire commun. Une plus grande protection est susceptible d'être attribuée par les tribunaux à une marque originale et unique.

  1. Sans connotation négative 

Une marque de commerce comportant une connotation négative en argot pourrait ternir l'image et la réputation de votre entreprise. Une marque qui correspond à une devise ou à un mot scandaleux, obscène ou immoral est interdite au Canada.

  1. Terme non générique

Une marque de commerce ne doit pas être constituée uniquement d'un terme générique, c'est-à-dire d'un terme qui compose le nom du produit ou du service commercialisé dans une langue quelconque. Par exemple, un commerçant ne pourrait pas choisir les mots "?MEUBLES DE PATIO?" pour des services de vente en ligne de meubles de patio. Un fabricant de marteaux ne pourrait pas non plus opter pour le terme "?MARTILLO?" comme marque de commerce pour mettre sur le marché ses marteaux, car ce terme désigne "?marteau?" en espagnol.

  1. Terme non clairement descriptif ou faux et trompeur

Une marque de commerce ne doit pas être constituée d'un terme ou d'un dessin donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou des services visés, des conditions de leur fabrication, des personnes qui les produisent ou de leur lieu d'origine. Cette règle vaut aussi pour une séquence de mots tels que slogans. Néanmoins, il faut noter que les marques suggestives, soit celles faisant simplement allusion à des caractéristiques des produits ou des services, sans les décrire clairement, sont considérées comme étant enregistrables.

  1. Ne créant pas de confusion

Une marque de commerce ne doit pas créer de confusion avec une marque déjà enregistrée, une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ou avec une marque ou un nom commercial (incluant un nom d'entreprise) employé par un tiers. Pour éviter que la confusion soit soulevée à l'égard d'une marque, il est prudent d'éviter une marque identique ou qui comporte des éléments de ressemblance avec l'apparence ou le son d'une marque appartenant à un concurrent ou à un commerçant opérant dans un secteur connexe d'activités d'affaires. Il faut garder à l'esprit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un nom commercial lorsque l'utilisation des deux, dans la même région, est susceptible de faire conclure au consommateur ordinaire, dans le cadre d'une première impression, que les produits ou services liés à cette marque proviennent de la même source ou d'une entreprise qui lui est rattachée.

Ce ne sont là que certains aspects à considérer puisque la Loi canadienne sur les marques de commerce prévoit aussi plusieurs autres restrictions qu'il importe d'examiner avec attention lors du choix d'une marque de commerce.

Que dicte la prudence?? 

Il est toujours préférable d'effectuer des vérifications au sujet de la marque de commerce choisie avant de mettre en marché les produits ou les services concernés. Bien qu'il soit possible de changer de marque par la suite, le processus de transition peut s'avérer difficile et coûteux pour une entreprise qui a déjà investi des sommes considérables pour promouvoir la marque initialement choisie. Les recherches préliminaires sont également des outils fort utiles pour identifier des sources de conflits potentiels sur le plan de la confusion. 

Pour discuter de ces questions et pour mieux vous guider, n'hésitez pas à communiquer avec nous.