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décembre 2015
PFD | Propriété intellectuelle

Dossiers d'opposition de marques de commerce : l'importance de la rigueur dans l'application des règles de preuve devant la Commission des oppositions des marques de commerce

Par Marc-André Nadon Avocat

Dans le dossier d'opposition Les Entreprises Foxmind Canada Ltée c. Divertissement F2Z inc., 2015 COMC 183, PFD agissait pour la requérante Divertissement F2Z inc. ("F2Z") dont la demande d'enregistrement de la marque FILOSOFIA & DESSIN faisait l'objet d'une opposition par l'opposante Les Entreprises Foxmind Canada Ltée ("Foxmind"). Le 6 octobre 2015, la Commission des oppositions des marques de commerce ("COMC") a fait droit à tous les arguments de F2Z relativement à l'inadmissibilité de la preuve de Foxmind et a rejeté l'opposition.

Dans cette affaire, F2Z a déposé une demande d'enregistrement pour sa marque FILOSOFIA & DESSIN en association avec, notamment, des jeux de société et des services d'édition et de vente de jeux de société. Cette demande d'enregistrement était principalement basée sur l'usage de la marque. Foxmind a par la suite intenté une procédure en opposition et à l'audience, un seul motif d'opposition était allégué, soit le non-respect des dates de premier emploi revendiquées dans la demande, conformément au paragraphe 30b) de la Loi sur les marques de commerce.

Au soutien de son seul motif d'opposition, Foxmind a produit trois déclarations assermentées, soit celles de David Capon, président de Foxmind ainsi que de Marie-Ève Lupien et de Guillaume Bilodeau, deux anciens employés de Foxmind. Ces déclarations tentaient essentiellement d'établir l'inexactitude des dates de premier emploi de la marque FILOSOFIA & DESSIN et de la couleur orange revendiquée dans la demande d'enregistrement en raison d'un prétendu incident au cours de l'année 2011 lors duquel le président de F2Z aurait prétendument donné des directives à un employé de modifier la couleur de la marque dans le but de créer une cause d'action contre Foxmind devant la Cour supérieure du Québec. Or, ces trois déclarations assermentées avaient été produites conjointement dans un cahier relié, qui contenait également 17 pièces (O-1 à O-17) auxquelles référaient indistinctement les déclarants. Dans le cadre des procédures, F2Z a contre-interrogé les trois déclarants de Foxmind mais Foxmind a choisi de ne pas contre-interroger les deux déclarants de F2Z, soit son président et le graphiste de la compagnie.

Dans son plaidoyer écrit, F2Z a soulevé l'irrégularité des déclarations assermentées et pièces de Foxmind en alléguant notamment le défaut d'avoir assermenté chacune des pièces par l'entremise d'une page d'assermentation individuelle conformément aux Règles des Cours fédérales, que les pièces n'étaient pas produites individuellement au soutien de chacune des déclarations sous serment mais bien collectivement, que les pièces comportaient des annotations manuscrites et que certaines pièces auraient dû être matériellement produites au dossier alors qu'elles ne l'avaient pas été. Bref, F2Z prétendait que toutes ces erreurs n'étaient pas assimilables à de simples lacunes techniques mais qu'elles affectaient la validité même des pièces et que, par conséquent, celles-ci étaient inadmissibles et devaient être rejetées.

La COMC a entièrement souscrit aux arguments de F2Z sur ce point crucial. Citant des extraits du plaidoyer écrit de F2Z, la COMC a conclu que les anomalies et défauts relatés quant à la preuve de Foxmind allaient bien au-delà de simples "lacunes techniques". Par conséquent, les 17 pièces des trois déclarations sous serment produites par Foxmind ont été rejetées, laissant ainsi les trois déclarations de Foxmind sans pièces à leur soutien, et contenant dorénavant que de simples allégations non soutenues par de la documentation. Il va sans dire que la force probante des déclarations sous serment s'est donc trouvée grandement entachée.

Dans le but de pallier ce défaut, le matin même de l'audience, soit environ un an après la production du plaidoyer écrit de F2Z qui dénonçait le défaut de conformité de la preuve de Foxmind, cette dernière a tenté de produire en preuve une nouvelle déclaration sous serment de son président (identique au premier) seulement, comportant chacune des 17 pièces assermentées individuellement. Or, la COMC a encore une fois fait droit aux arguments de F2Z qui s'est opposée à cette production au motif de tardiveté, d'absence de motifs pour justifier un tel retard et du préjudice qui en résulterait pour F2Z qui se trouvait privé de son droit de contre-interroger le président de Foxmind sur les nouvelles pièces et sur les allégations de la déclaration sous serment.

En somme, deux des déclarations sous serment produites par Foxmind ont reçu "très peu de force probante" alors que la troisième n'a reçu aucune force probante. Par la suite, la COMC a conclu que Foxmind n'avait pas rencontré son fardeau de preuve initial au soutien de son seul motif d'opposition et qu'à l'inverse, la preuve de F2Z était "amplement suffisante" pour justifier chacune des dates de premier emploi revendiquées ainsi que la couleur orange de la marque de F2Z. La COMC a donc rejeté l'opposition de Foxmind.

Commentaires

Dans les dossiers d'opposition de marque de commerce, la preuve des parties s'effectue par le biais de déclarations sous serment et de contre-interrogatoires. Or, il est important pour les parties de faire preuve de rigueur dans l'administration de leur preuve. Il sera aussi généralement très important de procéder aux contre-interrogatoires des déclarants dans le cadre de ce type de dossiers spécialisés, puisqu'à défaut de contre-interrogatoires, il pourrait y avoir une présomption d'acceptation des allégations des déclarants par l'autre partie. À tout le moins, l'appréciation de la crédibilité des déclarants relèvera de l'entière discrétion de la COMC, à moins que la partie adverse fasse des représentations à ce chapitre, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier d'opposition de F2Z.

Ainsi, à défaut d'être rigoureux dans l'administration et la gestion de sa preuve, les chances de succès du recours en opposition ou de la demande d'enregistrement de la marque de commerce pourraient s'avérer lourdement compromises et force est de constater que ce fut précisément le cas dans le dossier Les Entreprises Foxmind Canada Ltée.