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mai 2012

Attention à l'information fausse ou inexacte fournie à l'appui de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Par Josée Tourangeau Avocate

L'enregistrement d'une marque de commerce peut s'avérer inefficace si l'information ayant permis de l'obtenir n'était pas conforme à la situation réelle.

Le certificat d'enregistrement d'une marque de commerce ne crée pas les droits dans la marque en faveur de son titulaire. Il ne fait que les constater. Ceux-ci naissent et se conservent par une utilisation dans le temps, en liaison avec des marchandises et/ou services. Si l'information ayant servi à obtenir l'enregistrement est fausse ou inexacte, ses effets pourraient être remis en question par un tiers.

Dans la cause ANDRÉ RODRIGUE PEINTRE DÉCORATEUR INC. c. RODRIGUE PEINTRE DÉCORATEUR LTÉE (2011 QCCS 6797 (CanLII)), rendue par la Cour supérieure le 6 février 2012, les enregistrements de deux marques de commerce ont été déclarés inopposables à la partie défenderesse en raison des fausses déclarations fournies par la partie demanderesse, dans le processus d'enregistrement.

Dans cette affaire, ANDRÉ RODRIGUE PEINTRE DÉCORATEUR INC. (ci-après ANDRÉ RODRIGUE) tentait d'obtenir une injonction permanente ordonnant à RODRIGUE PEINTRE DÉCORATEUR LTÉE (ci-après RODRIGUE PEINTRE) de ne pas utiliser deux marques de commerce à l'égard desquelles il détenait des certificats d'enregistrement émis par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en 2009. L'OPIC est l'organisme gouvernemental responsable des enregistrements des marques de commerce au Canada.

Ces marques de commerce consistaient en deux photos utilisées par ANDRÉ RODRIGUE dans la promotion de ses services. Elles consistaient en des photos de l'entreprise familiale fondée initialement par le grand-père de ceux qui opèrent actuellement les entreprises en litige.

ANDRÉ RODRIGUE soutient que les enregistrements à titre de marque de commerce qu'il détient sur ces photos lui confèrent le droit exclusif de les utiliser à l'exclusion de RODRIGUE PEINTRE.

Dans sa défense et demande reconventionnelle à l'encontre de l'injonction permanente, RODRIGUE PEINTRE demande que ces enregistrements lui soient déclarés inopposables en raison des fausses déclarations faites par ANDRÉ RODRIGUE, dans le cadre du processus d'enregistrement.

D'abord, il invoque qu'ANDRÉ RODRIGUE a faussement déclaré avoir commencé à employer les photos depuis le 12 octobre 1988 alors que dans les fait, cet emploi aurait débuté postérieurement.

Deuxièmement, RODRIGUE PEINTRE fait valoir qu'ANDRÉ RODRIGUE a fait des fausses représentations dans ses communications avec l'OPIC au sujet d'une objection soulevée par l'examinateur concernant l'article 9(1) k) et l) de la Loi sur les marque de commerce.

On sait que l'article 9 (1) k) interdit l'adoption, comme marque de commerce, de toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant. Quant à l'article 9 (1) l), il interdit l'adoption, comme marque de commerce, d'un portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

Or, le représentant d'ANDRÉ RODRIGUE a répondu à l'examinateur que les personnes figurant sur les photos n'étaient pas identifiables alors que ce n'était pas le cas.

La preuve a révélé qu'effectivement la première utilisation de l'une des photos par ANDRÉ RODRIGUE remontait à 2000 sur son site web et à 2004 sur les camions commerciaux, contrairement à ce qui avait été déclaré dans les demandes d'enregistrement. Cette utilisation était donc postérieure à celle de RODRIGUE PEINTRE. Il est également ressorti de la preuve que l'autre photo montrait clairement le grand-père et son fils, Georges, alors que ce dernier est décédé, il y a moins de 30 ans.

La Cour supérieure a considéré ces éléments suffisants pour rejeter la demande d'injonction d'ANDRÉ RODRIGUE et pour accueillir les conclusions d'inopposabilité des enregistrements demandées par RODRIGUE PEINTRE.

Il est donc important de ne pas prendre à la légère l'information à fournir à l'OPIC dans le cadre du processus d'enregistrement d'une marque de commerce. Le fait de fournir de l'information fausse ou inexacte pourrait affecter l'efficacité de l'enregistrement.